Intellectuele eigendom (IP) betreft de rechten die bepaalde producten van intellectuele arbeid beschermen en hier een monopolie op verlenen. Op basis van dit monopolie kan de eigenaar gebruiksrechten verlenen. Steeds meer vennootschappen krijgen te maken met IP, onder meer door het toenemende gebruik van computerprogramma’s. Maar ook merken, octrooien/patenten, tekeningen en auteursrechten vallen onder IP.
“Bij een overdracht of overname van een vennootschap moet alle IP op een correcte manier mee overgaan naar de aankopende vennootschap”, legt Marc Van den Bossche, partner bij Grant Thornton Tax & Legal uit.
Upstream-risico’s
“Bij een overname of overdracht moet er rekening gehouden worden met de zogenaamde upstream-risico’s. Een eerste misvatting is deze waarbij een ondernemer er automatisch vanuit gaat dat de IP van een softwarepakket dat op zijn maat geschreven werd door derden, hem ook toebehoort. Niets is minder waar, want IP is een absoluut recht. Een uitzondering hierop betreft software die door eigen werknemers ontwikkeld werd. Daarvan gaat de IP automatisch over naar de werkgever. Andere creaties (dan software) door eigen werknemers, of creaties door aandeelhouders of leveranciers vallen hier niet onder. Een vennootschap moet zich hiervoor altijd contractueel indekken.”
Zorg voor volledigheid
“De moeilijkheid bij een overname of overdracht is vaak de identificatie van alle partijen die nog rechten hebben op IP. Al deze partijen moeten een overdracht tekenen en pas dan zitten de rechten correct. Het is de opdracht van de verkopende vennootschap om dit in orde te brengen zodat de koper comfortabel zit en zich hierover geen zorgen meer hoeft te maken.
Dikwijls is er onduidelijkheid over de totstandkoming van IP: wie heeft er meegewerkt, wie heeft wat gedaan, is er een open source software gebruikt, zijn de voorwaarden daarvan gerespecteerd, enzovoort... Verder dient duidelijk bepaald te worden welke onderhouds- of updatewerkzaamheden naar de toekomst toe vereist zijn en wie deze moet verlenen. Houders van de IP kunnen stokken in de wielen steken en verder gebruik ervan verbieden of afkoopsommen eisen.”
Downstream-risico’s
“Wanneer een vennootschap een dienst/product ontwikkelt voor een klant, die dit op zijn beurt verder wil commercialiseren voor andere klanten, kan het gebeuren dat er in de aankoopvoorwaarden van de klant staat dat ze alle IP-rechten hebben overgenomen. Op dat moment is er sprake van een downstream-risico. Soms gebeurt het ook dat een vennootschap - onbewust - een inbreuk pleegt op de intellectuele eigendom van derden. Op dat moment wordt de IP van derden niet gerespecteerd. Dat is eveneens een risico dat kan leiden tot schadeclaims.”
Vendor due diligence
“Vooraleer een vennootschap wil overgaan tot overdracht is het aangeraden om eerst een ‘vendor due diligence’ te laten uitvoeren over alle bovenvermelde aspecten. Op die manier worden mogelijke problemen in kaart gebracht en opgelost vooraleer een kandidaat-koper de verkoper hiermee confronteert.”.